【关键词】商标转让；商标撤销；合同目的无法实现；知识产权仲裁

【案情简介】

（一）《商标转让合同》签订及履行情况

2015年3月4日，A公司与B公司签订《商标转让合同》，合同具体约定如下：B公司向A公司转让第X号“HC”商标（第3类）、第Y号“HC及图”商标（第3类），合同生效后双方共同委托广州某知识产权咨询服务有限公司办理商标转让申请手续，办妥商标转让申请手续后，该商标权正式转让给A公司，商标转让申请费用3600元由B公司承担；B公司保证转让的第X号和第Y号为有效商标，保证没有第三方拥有该商标所有权，保证在合同签订后不在该商标的注册有效地域内经营带有相同或相似商标的商品，并保证转让的两个注册商标在转让之前、转让过程中、转让之后都与其他第三方没有任何纠纷，包括但不限于与第三方未完的诉讼纠纷、经济纠纷。双方于合同中加入仲裁条款，同意因该合同产生的有关纠纷提交至中国广州仲裁委员会审理。

合同签订后，A公司向B公司支付商标转让费50万元，并向广州某知识产权咨询服务有限公司支付手续费3600元。商标局于2015年4月15日出具商标转让申请受理通知书，对涉案两商标的转让/转移申请予以受理，并于2015年11月27日核准涉案两商标转让成功。

（二）商标撤销情况

2015年1月5日，案外人C公司委托北京某商标事务所有限公司向商标局申请撤销第X号商标在第3类“地板蜡”等全部核定使用商品上的注册、第Y号商标在第3类“香皂”等全部核定使用商品上的注册。

2015年7月24日，商标局作出决定，驳回C公司的撤销申请。

C公司对上述决定不服，于2015年8月21日向商标委员会申请复审。

2016年5月18日，商标委员会作出复审决定，对两商标予以撤销。

（三）商标受让人的维权经过

A公司不服商标委员会作出的关于撤销涉案商标的复审决定书，向北京知识产权法院提起行政诉讼。2017年7月26日，北京知识产权法院做出行政判决书，驳回A公司对商标委员会的诉讼请求，A公司未在规定期限内提出上诉。

A公司基于上述情况，认为B公司隐瞒与订立合同有关的重要事实，违反合同约定，故向本会提起仲裁申请，请求裁决解除A公司与B公司签订的《商标转让合同》，裁决B公司向A公司返还商标转让费50万元和商标转让申请手续费3600元，并支付10万元损害赔偿款。

【争议焦点】

本案争议焦点在于涉案商标被撤销的后果是否可归责于B公司，A公司是否可以B公司隐瞒与订立合同有关的重要事实、违反合同约定导致合同目的不能实现为由主张解除合同。

【裁决结果】

仲裁庭对A公司的仲裁请求予以支持，理由如下：

《商标法》第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。也即是说，B公司作为涉案商标的出让人，如在商标转让前三年内未在核准范围内有效使用商标，则商标被他人申请撤销的后果是B公司可以预见的。

根据《商标转让合同》的约定，B公司应保证转让的两个注册商标在转让前后都与其他第三方没有任何纠纷，包括但不限于与第三方未完的诉讼纠纷、经济纠纷，即B公司有义务在转让前充分审查注册商标使用情况等信息，有义务保证涉案商标在转让前三年内进行有效使用。

因此，涉案商标在转让时已处于被撤销风险，应认为系B公司怠于履行上述义务导致的，其应对商标撤销的后果承担责任，故仲裁庭认为B公司的行为构成违约，且该违约行为导致A公司无法使用涉案商标，进而导致合同目的无法实现。A公司有权解除合同，并要求B公司退还商标转让费和手续费。

【相关法律法规解读】

《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。”

上述条款规定了当事人构成根本违约的情形之一。判断当事人存在违约行为、致使合同目的无法实现，需要结合合同约定、履行情况、当事人的主观过错、造成的后果等多方面因素予以判断。在上述案例中，B公司作为商标出让方，依据合同约定应承担权利瑕疵担保责任，那么B公司在签订转让合同前，应该对所转让的商标承担审慎注意义务，审查是否存在三年未使用而可能被撤销的风险。B公司未履行该义务，使得商标最终被撤销，A公司的合同目的无法实现，故B公司的行为构成根本违约。

《中华人民共和国仲裁法》第二条规定：“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。”

  第三条规定：“下列纠纷不能仲裁：……（二）依法应当由行政机关处理的行政争议。”

上述条款从两正反方面规定了仲裁受理案件的范围，这是我们分析知识产权纠纷是否具有可仲裁性的基本原则。知识产权属于私权，根据《仲裁法》第二条的规定，知识产权合同纠纷属于可提交仲裁的范围，事实上也是目前我国仲裁机构受理知识产权纠纷中占比最多的一类案件。知识产权侵权纠纷属于《仲裁法》第二条规定的其他财产权益纠纷，也应当具有可仲裁性。而知识产权权属纠纷，特别是专利权、商标权必须通过国家机关授权取得，由此引起的权属纠纷属于《仲裁法》第三条排除仲裁管辖的事项。上述商标转让纠纷案例属于知识产权合同纠纷提交仲裁解决的典型案例。

【结语和建议】

知识产权仲裁采取不公开审理的方式，在有效保护当事人的商业秘密、技术信息的同时，还可避免涉诉信息过早公开，降低知识产权纠纷对企业商誉、品牌形象的影响。此外，知识产权纠纷因为其技术性特征，法院审理中往往借鉴技术调查官等司法辅助人员的意见。而仲裁员队伍涵盖了各行各业的专家，由专家直接对案件做出裁决和判断，这种专家断案模式更加凸显了知识产权仲裁的特色和优势。在知识产权纠纷日益多元、复杂的形势下，知识产权纠纷各方当事人可通过在合同中加入仲裁条款或者另行订立仲裁协议两种形式，选择仲裁方式更加高效地解决纠纷。

具体到知识产权纠纷中的商标转让纠纷。基于《商标法》第四十九条的规定，实务中，商标注册后还可能面临因连续三年不使用而被申请撤销的风险，因此，转让商标时，转让人及受让人均应特别留意商标在转让前的使用情况，以避免商标在转让后因被案外人申请撤销而导致合同目的无法实现；转让人在转让长期未使用的商标时也应审慎考虑，以避免他人恶意受让后串通第三方向商标局申请撤销，并借此向转让人索赔。